美國專利法第101條並未阻止金融服務公司提交專利申請

來源:中國保護知識産權網        2019-08-06 15:05:31

近日,以保護金融服務業創新爲主題的會議在紐約舉行。會上,一名法律顧問表示,美國專利法第101條可專利性解讀中存在的不確定性並未阻止金融服務公司向美國專利商標局(USPTO)提交專利申請。

美國富國銀行(Wells Fargo)、第一資本銀行(Capital One)和清算所支付公司(Clearing House Payments Company)的專利律師紛紛闡明了自己的觀點,他們談到了遞交專利申請時需要考量的最重要的因素,即是否存在成功獲得專利保護的商業案例,盡管根據Alice案後實施的專利適格性規定,“抽象想法”很難獲得專利。

他們補充道,相比是否提交專利申請,專利適格性對他們的企業如何遞交申請有更大的影響。

富國銀行的高級知識産權律師大衛.伊斯華(David Easwaran)表示:“第101條不確定性改變了我們的專利申請策略,但是我們會開展可專利性調查,大多數情況可依據第101條撰寫申請案。在決定是否遞交專利申請的時候,我們考慮的是企業是否對該技術感興趣以及參考現有技術後是否還存在開發該技術的余地。”

他補充道:“第101條會影響我們如何處理專利申請,而非是否提交專利申請。”

第一資本銀行的高級經理和專利律師布蘭登.布盧道(Brandon Bludau)對專利適格性的看法與大衛.伊斯華相同。

他解釋道,當某些發明是純粹的商業方法時,它們很容易被駁回,因而不太可能獲得專利保護。但是很多時候,一項發明可以提供真正的商業價值。在這種情況下,知識産權部門將研究發明的實施方式,並改變權利要求的敘述方式,以強調創新的本質,從而使其更有可能通過第101條專利適格性的審查——無論是在USPTO還是在之後的專利無效宣告程序中。

降低花費

然而,使專利申請通過第101條專利適格性審查費時又費錢。細化專利申請的內容並向專利審查員反複解釋爲什麽一項特定的發明可以獲得專利保護既花費時間,又花費金錢。

大衛.伊斯華補充道,對于他和金融業的其他律師來說,撰寫權利要求較爲複雜。他表示,在很有可能面臨第101條審查的專利申請中概述問題的解決方案非常重要——這與Alice案之前的情況不一樣。在Alice案之前,金融業不會在專利申請中概述發明的實際用途。

他說:“這樣做能夠使專利更有可能站得住腳,因爲法院喜歡看到發明的特征和用途。更多的細節有助于通過第101條專利適格性審查。”

清算所支付公司的副總法律顧問肖恩.賴利(Sean Reilly)表示,披露更多的細節信息有助于通過第101條專利適格性審查。他補充道,這一需求也給外部律師施加更大的壓力,要求他們正確地撰寫申請。

布蘭登.布盧道表示,由于金融服務公司需要在申請中添加更多內容,他越來越關注審查的成本。

商業秘密還是專利?

由于第101條的不確定性不斷增加,這導致專利審查費用增加,一些專利律師指出,商業秘密開始成爲金融服務業中更受歡迎的保護形式。

Amster,Rothstein & Ebenstein律所的合夥人查理.馬塞(Charley Macedo)指出,金融技術創新應該符合專利適格性的一個普遍觀點是專利保護鼓勵各組織披露他們發明,而不是保密其發明。

一些律師擔心,過度依賴商業秘密會適得其反,除非企業有信心可以確保其所有機密發明處于保密狀態。

大衛.伊斯華表示:“我想到了商業秘密,顯然,采用這種方式的顧慮之一是商業秘密是否會一直處于保密狀態。通常情況下,企業認爲保持秘密很容易,但之後他們通常不采取任何行動。”

他補充道,在發明因第101條專利適格性審查而遭受巨大阻力,披露發明幾乎沒有任何價值或者實施專利特別困難的情況下,商業秘密比專利保護更合適。

布蘭登.布盧道表示,他會同時審查某些東西是否有資格獲得商業秘密保護,是否可以被專利局和法院視爲具有專利適格性。

肖恩.賴利指出,與專利保護相比,總有一些技術領域從其商業秘密中獲得的收益更多。但是最終,金融領域專利申請數量有所上升。(編譯自patentstrategy.managingip.com)